SPRZECIW I UNIEWAŻNIENIE – NA ILE TO BYŁO SKUTECZNE DLA ZNAKU TOWAROWEGO SHOPIFY?

Sprzeciw jest środkiem prawnym pozwalającym na zablokowanie innego zgłaszającego w uzyskaniu prawa do wyłącznego posługiwania się zgłoszonym do ochrony znakiem towarowym. Sprzeciw może wnieść każdy, kto posiada inne, wcześniejsze prawo, które zostałoby naruszone, gdyby znak zgłaszającego został zarejestrowany. Na wcześniejszym prawie można również oprzeć wniosek o unieważnienie zarejestrowanego znaku towarowego. Takim wcześniejszym prawem może być prawo autorskie, prawo do firmy, ale przede wszystkim spotyka się sprzeciwy i wnioski o unieważnienie oparte na wcześniejszych i podobnych znakach towarowych.

JAK WYGLĄDA PROCEDURA SPRZECIWU? KIEDY I JAK NALEŻY GO WNIEŚĆ?

Sprzeciw to sformalizowana procedura, która wymaga zarówno złożenia stosownej opłaty jak i wniesienia samego sprzeciwu w odpowiednim terminie. Sprzeciw można złożyć zarówno wobec zgłoszenia znaku krajowego, tj. znaku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP, jak i wobec zgłoszenia znaku w EUIPO i WIPO wyznaczonego np. dla Polski. Żeby to zrobić trzeba mieć na odpowiednim terytorium ważne  wcześniejsze prawo, czyli np. znak zarejestrowany w Polsce, EUIPO albo WIPO z wyznaczeniem dla terytorium Polski.

To do którego Urzędu powinien być złożony sprzeciw zależy od tego, w którym urzędzie znak konkurenta został zgłoszony. Jeśli konkurent zgłosił znak w UPRP, to do UPRP składamy sprzeciw, jeśli konkurent zgłosił znak w EUIPO, to do EUIPO zgłaszamy sprzeciw. Jeśli jednak znak jest znakiem międzynarodowym (czyli zgłoszony w WIPO) z wyznaczeniem Polski jako kraju, na którym ochrona ma być przyznana, to sprzeciw składamy bezpośrednio do polskiego Urzędu Patentowego, a nie do WIPO.

W Polsce termin na wniesienie sprzeciwu wynosi 3 miesiące od daty opublikowania informacji o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Biuletyn wydawany jest 1 raz w tygodniu, w każdy poniedziałek. Link do biuletynu: https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-i-wiadomosci-uprp Opłata od sprzeciwu do Urzędu wynosi 600 zł.

W EUIPO termin ten wynosi również 3 miesiące od publikacji informacji o znaku towarowym. Najłatwiejszym sposobem na monitorowanie zgłoszeń nowych znaków jest skorzystanie z wyszukiwarki EUIPO: https://euipo.europa.eu/eSearch/#basic. Sprzeciw w EUIPO kosztuje 320 euro.

Również w terminie 3-miesięcznym należy złożyć do UPRP sprzeciw wobec znaku zgłoszonego za pośrednictwem WIPO. Informacje o wyznaczonych znakach znaleźć można w tym samym biuletynie co w przypadku znaków polskich.

WNIOSEK O UNIEWAŻNIENIE – FURTKA DLA TYCH KTÓRZY NIE ZDĄŻYLI Z SPRZECIWEM

Jeśli znak został już zarejestrowany, możliwe jest wniesienie wniosku o unieważnienie znaku, opierając wniosek również na wcześniejszym prawie, m.in. na wcześniejszym znaku towarowym. Również tutaj jednak ustawa przewiduje termin, bowiem jeśli od zarejestrowania znaku późniejszego upłynęło 5 lat, to co do zasady nie jest możliwe wniesienie skutecznego wniosku o unieważnianie. W UPRP opłata od wniosku o unieważnienie wynosi 1000 zł, a  EUIPO 630 euro.

SPRAWA UNIEWAŻNIENIA ZNAKÓW TOWAROWYCH SHOPIFY I SHOPPI

Nie każdy jednak sprzeciw, czy wniosek o unieważnienie będzie skuteczny. Nawet jeśli posiadamy prawo do wcześniejszego znaku towarowego, to nie zawsze wystarczy to dla skutecznego egzekwowania prawa i zakazywania innym używania znaków w naszej ocenie podobnych.

SUE 12.10.2022 T-222/21 – sprawa Shopify vs. Shoppi

W sprawie EUIPO, potem Izba Odwoławcza, a na końcu Sąd Unii Europejskiej, uznali że pierwsza przesłanka, tj. identyczność/ podobieństwo towarów lub usług objętych zgłoszeniem została spełniona. Problematyczne jednak było podobieństwo pomiędzy samymi znakami.

Znak wcześniejszy – SHOPIFY jest znakiem słownym, a znak późniejszy – shoppi znakiem słowno-graficznym, ale o dość prostej warstwie graficznej. Składał się on z słowa Shoppi pisanego białą prostą czcionką na granatowym tle i grafiki wózka sklepowego po lewej stronie znaku.

Głównym punktem rozważań w tej sprawie była kwestia tego, czy fakt że oba znaki zawierają słowo „shop” w swojej warstwie słownej, wystarcza dla stwierdzenia, że znaki są podobne. Wnoszący sprzeciw twierdził, że słowo „shop” ma w obu oznaczeniach dominujący charakter, a więc podobieństwo obu znaków w zakresie tego elementu słownego sprawia, że oznaczenia są podobne, a odbiorcy mogą pomylić towary obu przedsiębiorstw.

Sąd Unii Europejskiej uznał jednak, że z uwagi na zakres towarów objętych zgłoszeniami – towary z klasy 9 – oprogramowanie do e-commerce, słowo „shop” ma całkowicie opisowy charakter. Nie da się ukryć bowiem, że sklepy internetowe, które odpowiadają słowu e-commerce, są typem sklepu. Odbiorca rozumie to słowo jako miejsce w fizycznej przestrzeni lub w Internecie, w którym może nabyć towary.

JAKI WNIOSEK WYNIKA Z SPRAWY SHOPIFY?

Należy zgłaszać do ochrony silne znaki, czyli znaki nie opisowe, aby zagwarantować sobie skuteczne i egzekwowalne prawo wyłączne. Rejestracja znaku towarowego jest tylko prawem formalnym i nie oznacza, że przysługuje nam wyłączne prawo do posługiwania się określonym słowem. W przypadku złożonego sprzeciwu czy wniosku o unieważnienie może okazać się, że nasz znak jest za słaby.

Co zrobić w takim razie inaczej? Jedną z opcji, jeśli bardzo zależy nam na wyłączności oznaczenia, jest wypracowanie renomy naszego znaku, nawet jeśli jest on słaby, tj. opisowy. Wymaga to stałego ponoszenia kosztów na reklamę i wyrobienia u odbiorców świadomości istnienia znaku. Również należy skrupulatnie zbierać dowody ponoszenia kosztów, obecności na targach branżowych, organizowania konkursów, opinii konsumentów itp.

Inną opcją jest po prostu rejestrowanie znaków silnych, czyli takich których dominującym elementem jest oznaczenie fantazyjne, niezwiązane bezpośrednio z towarami i usługami objętymi zgłoszeniem.